JURISPRUDENCIA

[Sección dirigida por Virginia Saldaña Ortega]

Virginia Saldaña Ortega

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho de la Unión Europea y de Derecho Internacional Público. Universidad Nebrija (España)
ORCID: 0000-0002-6561-2214

Marcos Abellán Herrero

Colaborador de la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho Comunitario de la Universidad de Alcalá (España)
ORCID: 0009-0008-2799-2923

Ahlam Laabouri Ben Amara

Colaboradora de la Cátedra Jean Monnet ad personam de Derecho Comunitario de la Universidad de Alcalá (España)
ORCID: 0009-0006-1177-234X

Comentario a la sentencia del TJUE, Sala Quinta, 22 de enero de 2025. Asunto C-93/23 P. EUIPO/Neoperl

I. Antecedentes de hecho

Neoperl AG, una cooperativa suiza especializada en componentes de grifería y sistemas de distribución de agua potable, presenta ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro de marca en base al Reglamento N.º 207/2009. El objeto de registro era un signo calificado como «marca táctil de posición» consistente en un componente sanitario cilíndrico o, en otras palabras, la marca en cuestión era un signo figurativo compuesto por las letras PPH. De esta manera en todos aquellos componentes sanitarios destinados a ser reguladores de chorro y formadores de chorro figuraría este signo. La solicitud de registro fue rechazada por el examinador de la EUIPO por motivos formales comprendidos en el art 26 del reglamento ya mencionado, dado que por regla general la EUIPO no aceptaba las «marcas táctiles» por lo que se sugirió a la empresa suiza a recalificar la marca como «marca de posición». Por otro lado, EUIPO indicaba que con independencia de que se cumpliesen o no los requisitos de carácter formal existía un motivo de denegación absoluta a la luz del artículo 7, apartado 1, letra b) del presente reglamento, pues la marca solicitada carecía de carácter distintivo. En suma, que el diseño del componente no era muy distinto a los que se producían tradicionalmente.

Por lo que respecta a la parte interesada en el registro de la marca, ésta interpuso un recurso contra la decisión del examinador, que fue posteriormente ratificada por la Sala de Recurso ya que coincidía en que el signo no permitía identificar el origen empresarial de los productos y diferenciarlos de los de otras empresas. Esto último, es lo que se conoce como el carácter distintivo al que hace referencia el artículo 7.1.b) de reglamento. Sin embargo, Neoperl quedando insatisfecha con la resolución presentó recurso ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la resolución. En apoyo a su recurso empleaba dos líneas argumentales: por un lado, consideraba que no se tuvieron en cuenta las peculiaridades de la marca, pues sostiene que ésta sí posee carácter distintivo. Y por otro lado alega que EUIPO, ante motivos de denegación absolutos, como es el caso del carácter distintivo, debía de examinar los hechos de oficio y por tanto investigar por sí misma y no simplemente basarse en lo que disponga el solicitante. Pues Neoperl se mantiene firme en la idea de que la EUIPO no aportó pruebas suficientes para demostrar que el componente era similar a otros.

Por su parte, el Tribunal General, en principio sólo debía de pronunciarse sobre las alegaciones de las partes, sin embargo, éste consideró que en el presente caso concurría una razón por la que debía de actuar de oficio pues existía una mala aplicación del artículo 7.1.b) del Reglamento. El Tribunal consideraba que el EUIPO rechazó el registro por falta de el carácter distintivo del componente, pero que antes de entrar a analizar la existencia del signo distintivo se debe de comprobar primero si puede considerarse «marca» según el artículo 4 del Reglamento 207/2009 previa a el artículo 7.1.a) y no el 7.1b). Pues de conformidad con el artículo 4 para considerarse marca se ha de cumplir una serie de requisitos formales, entre los que se encuentran: la posibilidad de representación gráfica del signo ya sea mediante un dibujo o una imagen que deben ser claras y precisas. Este primer requisito es esencial para que no se concurra en la causa de denegación del artículo 7.1.a). Y el segundo requisito para obtener la consideración de marca es que se pueda deducir bien cuál es el bien objeto de protección de esta.

En lo que respecta al primer requisito el TG señaló que la impresión táctil del componente (refiriéndose a la textura) objeto de protección no se entendía bien con la imagen por sí solo, sino que requería para su comprensión la descripción adicional que la acompañaba. Además, la descripción más que dilucidar contribuía a suscitar más dudas sobre el objeto y que, por tanto, no se cumplía con el primer requisito expuesto. De modo que no se podría registrar como marca el objeto por incurrir en el motivo de denegación del artículo 7.1.a) y no el artículo 7.1b) relativo a falta de carácter distintivo. En suma, el Tribunal General consideró que se aplicó erróneamente el artículo 7.1b) pues la razón de denegación se fundamentaba en el artículo 7.1.a) y por tanto la decisión recurrida debía de ser anulada.

II. Alegaciones de las partes

En primer lugar, en la presente sentencia se plantea esta cuestión al Tribunal de Justicia en recurso de casación. Por un lado, EUIPO solicitaba al tribunal de justicia la anulación de la sentencia recurrida, así como la desestimación del recurso interpuesto contra la cuestión controversial. EUIPO en apoyo al recurso de casación invocando un único motivo consistente en una infracción del artículo 72.3 del Reglamento 201/2007. Pues en primer lugar considera que el Tribunal General se ha extralimitado en sus competencias al examinar de oficio el motivo de denegación recogido en el artículo 7.1.a) relativo a la falta de representación gráfica, sin que la parte recurrente, Neopelt, lo alegara. En la segunda parte se reprocha al Tribunal General rebasar las competencias que le atribuye el artículo 72,3 al pronunciarse sobre los requisitos de fondo de denegación absoluta, anulando y denegando la sentencia. De manera que el Tribunal General vulnera la competencia exclusiva de la sala de Recursos al examinar el recurso. Además, alegaba que la sentencia recurrida adolece de una incoherencia formal vulnerando el principio de seguridad jurídica al no modificar formalmente la resolución ni desestimar el recurso.

Por otra parte, mientras tanto Neoperl solicita al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación en la medida en que va dirigido a la anulación de la sentencia recurrida y que desestime todo lo demás. Además, se solicitó que se devolviese el asunto a la EUIPO para examinar el art 7.1.a) del reglamento. Neoperl comparte asimismo las alegaciones de la Oficina de Propiedad Intelectual relativas a que las conclusiones del TG vulneran la protección jurídica garantizada por el legislador. Sin embargo, la empresa suiza considera que el Tribunal General fue acertado a la hora de disponer que debía de respetarse el orden a la hora de examinar los motivos de denegación absoluta del artículo 7.1 del Reglamento 207/2009 empezando por el examen de la primera disposición.

III. Apreciaciones del Tribunal

A Propósito de la primera parte del motivo único, el Tribunal de justicia se pronunció respecto a la existencia o no existencia de una orden obligatoria para examinar los motivos de denegación absoluta recogidos en el artículo 7.1. Según el TJUE los motivos recogidos en dicho artículo son independientes unos de otros pues no se puede desprender del mismo que se debe de respetar un orden. De modo que deja en manos de la Sala de Recursos que en ocasiones esta pueda considerar más apropiado analizar el primer motivo o el segundo, sin que tal elección vicie de error de derecho la resolución adoptada. De esta manera, de no cumplirse el apartado a) no se entrará a examinar el apartado b) y viceversa. Continúa diciendo que el Tribunal General incurrió en un gran error de derecho al reprochar a la Sala de Recursos no haber entrado a examinar si el signo objeto de litigio era constitutivo de marca en primer lugar, pues para este Tribunal es irrelevante ya que, aun cumpliendo con el requisito, el signo adolece de un vicio al carecer de carácter distintivo. En otras palabras, al examinar el Tribunal General primero el artículo 7.1.a) en relación con el artículo 4, en lugar del 7.1.b) determinó un orden que debía de respetarse, sin embargo, esto no responde a la voluntad del legislador de la Unión. En suma, se estimó la primera parte del motivo único de casación.

En lo que respecta a la segunda parte del motivo único de casación. El Tribunal recuerda que de conformidad con el artículo 72.2 y 72.3 del Reglamento 2017/1001 el Tribunal General es competente tanto para anular como para modificar resoluciones de una Sala de Recursos de la EUIPO. Sin embargo, esta facultad de modificación no tiene efecto si la Sala de Recursos todavía no se ha pronunciado sobre tal apreciación. Como la Oficina de Propiedad Intelectual no analizó el artículo 7.1.a), el Tribunal General no podía hacerlo por su cuenta. Por tanto, el Tribunal General no podía modificar válidamente la resolución pues suponía que por primera vez este apreciaría los hechos que la Sala de Recursos no había examinado. En suma, se trata de una vulneración manifiesta del artículo 72.3. Es por ello por lo que el Tribunal de Justicia procede a estimar también la segunda parte del motivo único de casación. En consecuencia, de todo lo anterior, el TJUE falló en favor de la EUIPO anulando la sentencia del Tribunal General y devolviendo el asunto a ser examinado de nuevo. Esto implicaba que la marca de Neoperl no fuese aceptada ni rechazada.